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특허와 상표권의 중복 관리 및 기능성 원칙에 관한 분쟁사례 및 시사점:

미국 Ceramtec GmbH vs. CoorsTek Bioceramics LLC 분쟁사례

1. 소송의 개요

의료용 임플란트 시장의 경쟁사인 Ceramtec GMBH(이하 Ceramtec)와 CoorsTek Bioceramics LLC(이하 CoorsTek)의 분쟁은

Ceramtec이 'Biolox Delta'라는 브랜드로 판매하는 지르코니아 강화 알루미나(ZTA) 세라믹 소재의 인공 고관절 부품을 대상으로 벌어졌음.

이 제품은 소량의 산화크롬(chromia)을 포함하여 특유의 분홍색을 띤다는 특징을 지님. Ceramtec은 2012년 1월,

이 분홍색에 대해 상표 출원을 하여 2013년 4월 보충 등록부(Supplemental Register)에 상표권을 등록했음.

그러나 경쟁사인 CoorsTek은 2014년 3월, 해당 분홍색은 기능적인 요소이므로 상표로 등록될 수 없다며 미국 특허상표청 상표심판원

(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)에 상표 등록 취소 심판을 청구하며 분쟁이 시작되었음

2. 주요 쟁점

핵심 쟁점은 상표법의 '기능성 원칙(Functionality Doctrine)'을 색상에 적용할 수 있는지였음. 기능성 원칙이란,

제품의 사용이나 목적에 필수적이거나 제품의 원가나 품질에 영향을 미치는 특징은 상표로 독점할 수 없다는 법리임

1) 색상의 기능성(Functionality of Color)

CoorsTek은 Ceramtec 제품의 분홍색이 기능적이라고 주장했음. 그 근거로 Ceramtec이 2013년 1월에 만료된 자사의

미국 특허(No. 5,830,816) 명세서에서, 분홍색을 발현시키는 성분인 산화크롬이 세라믹의 경도를 전례 없는 수준으로 높여준다고

명시한 점을 지적했음. 즉, 분홍색은 기능적 이점을 제공하는 화학 성분의 필연적 결과물이므로 특정 기업이 독점할 수 있는

상표가 될 수 없다는 논리였음

2) Ceramtec의 반론

Ceramtec은 산화크롬이 제품에 실질적인 이점을 주지 않으며, 과거 특허에 기재된 내용은 잘못된 믿음이었다고 주장하며

새로운 실험 결과를 제출했음. 또한, 특허에서 언급된 기능적 이점은 산화크롬의 농도에 따라 다른 색상(빨간색, 노란색 등)에서도

나타날 수 있으므로 '분홍색' 자체에 국한된 기능이 아니라고 반박했음

3) 법원의 판단 기준

법원은 상표의 기능성을 판단하기 위해 '모튼-노리치(In re Morton-Norwich Products, Inc.)' 판례에서 제시된 4가지 요소를 검토했음.

   · 해당 디자인의 유용성을 설명하는 (만료되었거나 현존하는) 실용 특허의 존재 여부

   · 디자인의 특정 기능적 특징을 내세운 광고의 존재 여부

   · 해당 기능을 제공하는 대체 디자인의 유무

   · 디자인의 제조 방식이 비교적 단순하거나 저렴한지 여부

이 사건에서는 특히 첫 번째 요소, 즉 Ceramtec 자신의 만료된 특허가 결정적인 증거로 작용했음

3. 소송의 경과

1) 상표심판원(TTAB) 결정 (2022년 12월)

TTAB는 CoorsTek의 손을 들어주며 Ceramtec의 분홍색 상표 등록을 취소하라고 결정했음. TTAB는 Ceramtec의 만료된

특허와 과거 홍보 자료들이 분홍색의 기능성을 입증하는 강력한 증거라고 판단했음. 반면, Ceramtec이 기능성이 없다고

주장하며 제출한 새로운 실험 자료는 "방법론적 결함"이 있다며 증거로 채택하지 않았음

2) 연방순회항소법원(CAFC) 판결 (2025년 1월)

Ceramtec은 TTAB의 결정에 불복하여 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Cuircit, CAFC)에 항소했으나,

법원은 2025년 1월 3일 TTAB의 결정을 그대로 인용하며 판결을 확정했음. 법원은 "특허 출원서에 기재된 내용은 상표 보호에

의도치 않은 결과를 초래할 수 있다"고 명시하며, Ceramtec의 특허가 분홍색을 유발하는 농도의 산화크롬이 경도를 향상시킨다고

기술한 이상, 해당 색상은 실용적 특징(utilitarian feature)으로 간주된다고 판시했음. 이로써 분홍색은 기능성을 가지며 상표로

보호받을 수 없다는 점이 명확해졌음

4. 한국 기업에 대한 시사점

1) 통합적 IP 포트폴리오 전략의 필수성

콘텐츠 기업은 특허, 상표, 저작권 등 개별 IP를 분리하여 관리해서는 안 됨.

Ceramtec은 특허권 만료 후에도 상표권으로 기술적 특징을 계속 독점하려다 실패했음.

콘텐츠 기업이 게임 엔진 기술이나 AI 기반 제작 기술을 특허로 출원할 때, 해당 기술의 결과물인 특정 시각 효과나

사용자 경험(UX)을 '기능적'이라고 명시하면, 추후 그 시각 효과나 디자인을 고유의 브랜드 정체성으로 보호받기 어려워질 수 있음.

따라서 기획 및 R&D 초기 단계부터 법무, 사업, 개발팀이 참여하는 통합적 IP 전략을 수립하여 각 권리 간의 충돌 가능성을

사전에 검토해야 함

2) 장기적 관점의 브랜드 자산 관리

특허권은 존속기간이 정해져 있지만, 상표권은 올바르게 사용하고 갱신하면 영속적으로 유지될 수 있음.

로고, 고유 색상, 캐릭터 디자인, 사운드 등 브랜드의 핵심 식별 표지는 기능성 시비에 휘말리지 않도록 철저히 관리해야 함.

이는 불확실한 시장 환경에서 검증된 IP를 기반으로 지속가능성을 확보하는 'SISO(Save, Individualize, Sustain, Organize)'

전략 중 'Sustain'의 핵심 요소와도 일맥상통함

3) 기술 마케팅 및 홍보 자료의 신중한 관리

Ceramtec의 패소에는 과거 특허뿐만 아니라, 산화크롬의 기능적 이점을 강조했던 홍보 및 광고 자료도 영향을 미쳤음.

콘텐츠 기업 역시 신기술을 홍보할 때, 마케팅 문구가 미래의 상표권 행사에 미칠 영향을 고려해야 함.

기술의 '기능적 우수성'을 강조하는 것이 단기적으로는 효과적일 수 있으나, 장기적으로는 해당 기술과 결부된 시각적 요소를

브랜드 자산으로 보호하는 데 장애물이 될 수 있음을 인지해야 함

※ 자세한 내용은 첨부(PDF)파일을 참고하시기 바랍니다.