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일반명사를 사용한 게임 상표권에 관한 분쟁사례 및 시사점

스웨덴 Bethesda Softworks LLC vs. Mojang AB 분쟁사례

1. 개요

2011년 발생한 베데스다 소프트웍스(Bethesda Softworks)와 모장(Mojang) 간의 상표권 분쟁은 게임 산업 내 지적재산권(IP) 보호의

중요성을 상징적으로 보여주는 사례임.

이 분쟁은 모장이 개발 중이던 신작 게임 '스크롤즈(Scrolls)'의 명칭이 베데스다의 대표 프랜차이즈 '엘더 스크롤(The Elder Scrolls)'의

상표권을 침해한다는 주장에서 시작됨. 핵심 쟁점은 일반 명사에 가까운 'Scrolls'라는 단어가 특정 기업의 독점적 권리로 인정될 수 있는지,

그리고 두 게임 간의 혼동 가능성이 얼마나 되는지였음.

2. 주요 쟁점

1) 상표의 유사성 및 소비자 혼동 가능성

상표권 침해를 판단하는 가장 중요한 기준은 두 상표가 외관, 호칭, 관념상 유사하여 소비자들이 상품의 출처를 오인하거나

혼동할 가능성이 있는지 여부임. 베데스다는 'Scrolls'라는 단어가 자사의 저명한 상표 'The Elder Scrolls'의 핵심적인 부분을 구성하며,

두 게임 모두 판타지 장르에 속하기 때문에 소비자들이 모장의 게임을 엘더 스크롤 시리즈의 일부 또는 관련 제품으로 오해할 수 있다고 주장했음.

미국 특허상표청(United States Patent and Trademark Office, USPTO)이 초기 등록을 거절한 것도 이러한 혼동 가능성을

인정한 결과로 볼 수 있음.

이는 국내의 '불스원'과 '레드불' 분쟁 사례에서 '붉은 황소'라는 공통된 이미지가 소비자 혼동을 유발할 수 있다고 판단한 것과 유사한 맥락임.

2) 상표권자의 권리 보호 의무

베데스다 측이 소송을 제기한 또 다른 중요한 이유는 상표권자의 '권리 보호 의무' 때문임.

상표권자는 자신의 상표가 타인에 의해 무단으로 사용되는 것을 방치할 경우, 상표의 식별력이 약화되거나(희석화)

최악의 경우 상표권을 상실할 위험이 있음. 따라서 베데스다의 소송은 단순히 모장을 견제하려는 목적뿐만 아니라,

자사의 핵심 IP인 '엘더 스크롤'의 브랜드 가치를 장기적으로 보호하기 위한 필수적인 법적 조치였음.

이는 기업이 자사 브랜드를 보호하기 위해 적극적으로 권리를 행사해야 한다는 점을 명확히 보여주고 있음.

3. 소송의 경과

1) 2011년 5월 17일

   · 모장은 'Scrolls'에 대한 상표 등록을 출원함.

2) 2011년 9월 13일

   · 미국 특허상표청(USPTO)은 'Scrolls' 상표가 'The Elder Scrolls' 상표와 혼동될 가능성이 높다는 이유로 등록을 거절하는 서신을 발행.

3) 2011년 9월 27일

   · 제니맥스/베데스다는 스웨덴 법원에 모장을 상대로 상표권 침해 소송을 제기.

4) 2011년 10월

   · 스웨덴 법원은 베데스다가 요청한 임시 사용금지 가처분 신청을 기각하며, 초기 국면에서는 모장이 유리한 고지를 점하는 듯 보였음.

5) 2012년 3월

   · 양사는 소송을 계속 진행하는 대신, 상호 이익을 고려한 합의에 도달하며 분쟁을 종결함.

※ 합의의 주요 내용

1) 모장은 ‘Scrolls’ 상표권을 베데스다에 양도함

2) 베데스다는 모장이 해당 게임과 관련 확장팩에 ‘Scrolls’라는 명칭을 사용할 수 있도록 라이선스를 부여함

3) 모장은 ‘Scrolls’라는 이름을 사용하여 ‘엘더 스크롤’ 시리즈와 직접적으로 경쟁하는 게임을 만들지 않기로 함

4. 한국 기업에 대한 시사점

양사는 법적 소송을 합의로 종결했으며, 모장은 'Scrolls'라는 상표권을 베데스다에 양도하는 대신 해당 명칭을 라이선스

형태로 사용할 권리를 얻음. 이 사례는 단순히 두 게임 개발사 간의 다툼을 넘어, 상표권자의 권리 보호 의무,

신규 브랜드 출시 시의 법적 위험 관리, 그리고 분쟁 해결을 위한 전략적 접근 방식 등 국내 기업들이 반드시 숙지해야 할

중요한 시사점을 제공하고 있음. 특히 선제적인 상표 관리와 글로벌 시장에서의 IP 전략 수립이 기업의 성패를 좌우할 수

있음을 명확히 보여주고 있음.

1) 선제적 상표 관리 및 출원의 중요성

모장이 겪은 분쟁의 근본 원인은 이미 강력한 브랜드가 존재하는 영역과 유사한 명칭을 선택했기 때문임.

이는 국내 프랜차이즈 '명륜진사갈비'가 '명륜등심해장국'이라는 선등록상표 때문에 상표 등록에 어려움을 겪고 침해

소송까지 당한 사례와 일맥상통함. 따라서 국내 기업들은 신규 사업이나 브랜드를 출시하기 전에 반드시 철저한 선행 상표

조사를 통해 법적 리스크를 최소화해야 함. 상표권은 원칙적으로 먼저 출원한 자에게 권리가 주어지므로(선출원주의),

사업 구상 단계부터 신속하게 상표를 출원하여 권리를 확보하는 것이 '호미로 막을 것을 가래로 막는' 상황을 피하는 지름길임.

2) 분쟁 발생 시 다각적 대응 전략 수립

일단 분쟁이 발생하면, 소송뿐만 아니라 다양한 해결책을 모색해야 함. 베데스다와 모장의 사례처럼, 소송의 승패를 떠나

라이선스 계약이나 사업적 제휴 등 합의를 통해 실리를 추구하는 것이 더 나은 선택일 수 있음.

※ 자세한 내용은 첨부(PDF)파일을 참고하시기 바랍니다.