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특허 전략의 타이밍과 독창성에 관한 분쟁사례 및 시사점

스테이튼 테키야 VS 삼성 사건

Staton Techiya, LLC et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al.,

사건 번호: 2:21-cv-00413, 미국 텍사스 동부지방법원, 2024. 6. 21. 선고

1. 소송의 개요

2021년 11월 5일, 원고인 Staton Techiya, LLC 및 Synergy IP Corporation은 미국 텍사스 동부지방법원(Marshall

Division)에 피고인 삼성전자(Samsung Electronics Co., Ltd.) 및 삼성전자 미국법인(Samsung Electronics America,

Inc.)을 상대로 특허 침해(Patent Infringement)를 이유로 소송을 제기함.

원고는 자사가 보유한 모바일 결제 및 보안 인증 관련 특허(예: US 8,892,400, US 9,219,259, US 9,665,982 등)가

삼성의 스마트폰 및 관련 기술 제품에 무단으로 사용되었다고 주장함(Infringement Claim).

이에 대해 삼성은 해당 특허들이 무효(Invalidity)이며 자사 기술은 독자적으로 개발된 것이므로 침해하지 않았다고

(Non-Infringement) 주장함.

또한 삼성은 원고가 소송 과정에서 부정직하거나 부적절한 행위를 했다는 이유로 “부정한 손(Unclean Hands)” 원칙을

적용해 원고의 특허 집행 자체를 막아야 한다고 주장함. 더불어 삼성은 역소송을 통해 원고가 자사의 영업비밀

(Misappropriation of Trade Secrets)을 침해하고, 계약상 의무(Breach of Contract)를 위반했으며, 공모(Conspiracy)

및 신의성실 원칙(Breach of Duty of Good Faith and Fair Dealing)을 위반했다고 주장함.

이 사건의 주요 법적 쟁점은 다음과 같음:

   1. 등록 특허를 대규모 기술 제품에 적용한 행위가 침해에 해당하는지 여부

       (Infringement of Patents by Commercial Products)

   2. 원고의 소송 행위가 부정직하거나 부적절했는지 여부 (Unclean Hands Doctrine)

   3. 삼성의 역소송 주장(영업비밀 침해, 계약 위반 등)의 실질적 판단 필요성(Substantive Evaluation of Counterclaims)

삼성은 이 모든 행위가 법적으로 정당하며, 원고의 청구는 기각되어야 한다고 주장하며 요약판결(Summary Judgment)을

신청함. 이 사건은 단순한 기술 침해 여부를 넘어, 특허의 집행 가능성(Enforceability of Patents), 소송 전략의 정당성

(Litigation Conduct), 그리고 ‘기술적 독창성과 계약 이행의 중요성(Innovation and Contractual Integrity)’을

보여주는 대표적인 사례로 평가됨.

2. 양사의 주요 주장과 법적 쟁점

1) 원고(Staton Techiya, LLC et al)의 주장 

     • 특허 침해 주장(Patent Infringement Claim)

       · 원고는 삼성의 스마트폰 및 관련 기술이 자사가 보유한 특허(예: US 8,892,400, US 9,219,259, US 9,665,982 등)를

         무단으로 사용했다(Infringed)고 주장함. 해당 특허는 모바일 결제, 사용자 인증, 보안 인터페이스 등과 관련된 기술임.

     • 손해배상 청구(Damages Claim)

       · 삼성의 침해로 인해 발생한 경제적 손실에 대해 금전적 배상(Monetary Compensation)을 요구함.

         특히 소송 제기 이전 및 계약 종료 이후의 손해에 대한 배상도 포함됨.

     • 요약판결 요청(Motion for Summary Judgment)

       · 삼성의 일부 방어 주장 및 반소를 사전에 기각(Dismissed)해달라는 요청을 법원에 제출함.

     • 최종 판결 이후 수정 요청(Motion to Amend Judgment)

       · 원고는 삼성의 역소송 일부를 “with prejudice”(기각 후 재제기 불가)로 처리해달라고 요청하며,

         배심원 재판권(Jury Trial Right) 침해를 주장함.

2) 피고(Samsung Electronics Co., Ltd. et al)의 주장

     • 특허 무효 주장(Invalidity Claim)

       · 삼성은 원고의 특허가 명확성 부족(Lack of Clarity), 신규성 결여(Lack of Novelty) 등의 이유로 무효(Invalid)라고

         주장함.

     • 비침해 주장(Non-Infringement Claim)

       · 삼성의 기술은 독자적으로 개발된 것이며, 원고의 특허를 침해하지 않았다(Did Not Infringe)고 주장함.

     • 반소 제기(Counterclaims)

       · 삼성은 원고가 ‘영업비밀 침해(Misappropriation of Trade Secrets)’, ‘계약 위반(Breach of Contract)’,

         ‘공모(Conspiracy)’, ‘신의성실 원칙 위반(Breach of Duty of Good Faith and Fair Dealing)’ 등의 행위를 했다고

         주장하며 반소를 제기함.

     • 절차상 흠결 주장(Procedural Defenses)

       · 원고의 소송 행위가 부정직하거나 부적절하므로, “부정한 손(Unclean Hands)” 원칙을 적용해 특허 집행 불가(Bar to

         Enforcement)로 처리해야 한다고 주장함.

3) 법원의 판단

     • 특허 침해 청구 기각(Dismissal of Patent Infringement Claims)

       · 법원은 원고의 소송 행위가 부정직하다고 판단하여 “unclean hands” 원칙을 적용함.

         이에 따라 원고의 특허는 삼성에 대해 집행 불가(Unenforceable)로 결정됨.

     • 반소 기각(Dismissal of Counterclaims)

       · 삼성의 비특허 역소송은 “실질적 판단 불필요(prudentially moot)”로 판단되어 기각되었으나 재제기 가능(without

         prejudice)으로 처리됨.

       · 삼성의 영업비밀 침해 주장은 자발적으로 철회(voluntarily withdrawn)되었으며, 법원은 이를 기각(Dismissed)함.

     • 소송 비용 청구(Cost Award)

       · 삼성은 승소 당사자(Prevailing Party)로 인정되어 소송 비용 일부 청구 가능(Entitled to Costs).

     • 수정 요청 기각(Denial of Motion to Amend Judgment)

       · 원고의 수정 요청은 법적 근거 부족(Lack of Legal Basis) 및 절차적 부적절성(Procedural Impropriety)으로 인해

         기각됨(Denied).

     • 배심원 재판권 주장 기각(Denial of Jury Trial Right Claim)

       · 제7차 수정헌법(Seventh Amendment) 관련 주장은 사건 내에서 이미 포기되었으며(Waived), 다른 사건에까지

         확장되지 않음(Not Applicable).

3. 소송의 경과

첨부 파일 (PDF) 참조

4. 한국 기업에 대한 시사점

이 사건은 단순한 특허 침해 여부를 넘어, 기술의 독창성(Innovation), 소송 전략의 정당성(Litigation Conduct),

계약 이행의 투명성(Contractual Integrity)이 글로벌 법적 분쟁에서 얼마나 중요한지를 보여주는 대표적인 사례임.

특히, 미국 시장에서 활동하거나 소송에 직면할 가능성이 있는 한국 기업에게 다음과 같은 시사점을 제공함.

1) 소송 전략의 정당성 확보

     · 법원은 원고의 특허 침해 주장을 “부정한 손(Unclean Hands)” 원칙에 따라 기각함. 이는 기술 침해 여부뿐 아니라,

       소송을 제기한 당사자의 행위가 정당했는지를 판단한 결과임.

     · 한국 기업은 소송을 제기하거나 대응할 때, 내부 문서, 계약 이행, 커뮤니케이션 기록 등 행위의 투명성과 정당성을

       철저히 관리해야 함.

2) 기술 및 계약 문서 관리의 중요성

     · 삼성은 특허 침해 방어뿐 아니라, 원고의 영업비밀 침해(Misappropriation of Trade Secrets) 및 계약 위반(Breach

       of Contract)을 근거로 반소를 제기함.

     · 이는 기술 개발뿐 아니라 지식재산권 관리, 비밀유지계약(NDA), 기술 문서의 보관 및 이행 기록이 법률상 분쟁 시에

       핵심적인 방어 전략이라는 점을 보여줌.

3) 미국 법원의 절차적 엄격성 이해 (Understanding Procedural Rigor in U.S. Courts)

     · 요약판결(Summary Judgment), 반소(Counterclaims), 수정 요청(Motion to Amend Judgment) 등

       다양한 절차가 존재하며, 법적 근거와 타이밍이 매우 중요함.

     · 삼성은 일부 요약판결 요청을 통해 전략적으로 대응했으며, 법원은 절차적 요건을 엄격히 적용함

     · 우리 기업은 미국 소송 절차에 대한 사전 이해(Pre-Litigation Awareness)와 현지 법률 전문가(Local Legal Counsel)

       와의 협업이 필수적임.

4) 비용 부담과 전략적 대응

     · 삼성은 승소했지만, 소송 비용의 일부만 회수 가능했음.

     · 미국 소송은 장기화될 수 있으며, 법률비용, 기술 자문 비용, 문서 제출 비용 등이 상당함.

     · 따라서 소송 리스크에 대비한 예산 확보와 전략적 대응 계획을 수립해야 함.

5) 특허 전략의 타이밍과 독창성 확보

     · 이 사건은 특허의 기술적 내용뿐 아니라, 출원 시점(Filing Timing), 문서의 명확성(Clarity of Specification),

       독창성(Inventive Step)이 법적 판단에 영향을 미침.

     · 이러한 점에 비추어, 글로벌 시장을 겨냥한 선제적 특허 출원, 기술 명세서의 정밀성(, 경쟁사 대비 차별화 전략을

       강화해야 함.

※ 자세한 내용은 첨부(PDF)파일을 참고하시기 바랍니다.